16. Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе при проведении экспертизы по существу

16. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК

НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

16.1. В соответствии с пунктом (3) статьи 11 PCT дата международной подачи международной заявки, содержащей указание Российской Федерации, рассматривается в качестве даты подачи заявки на выдачу патента Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса.

16.2. В отношении требований, предъявляемых к форме и содержанию международной заявки на национальной фазе рассмотрения, эксперту следует руководствоваться положениями статьи 27 PCT. В соответствии с пунктом 1 данной статьи эти требования не могут быть иными или дополнительными, чем те, которые установлены PCT или Инструкцией PCT.

В частности, к названию изобретения в соответствии с правилом 4.3 Инструкции PCT предъявляется только требование, чтобы оно было кратким и точным. Дополнительные требования, указанные в пункте 10.7.3 Регламента ИЗ, к названию изобретения по международной заявке не предъявляются.

При изложении формулы изобретения, характеризующей группу изобретений, требование последнего абзаца пункта 10.8.1.2 Регламента ИЗ к международным заявкам неприменимо, так как в соответствии с правилом 6.4(c) Инструкции PCT зависимые пункты формулы, ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов (в том числе и независимых), группируются вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. Таким образом, для международных заявок отсутствует требование строгой группировки зависимых пунктов с тем независимым пунктом, которому они подчинены, т.е. возможно привлечение зависимых пунктов одного и того же содержания для характеристики разных изобретений группы.

Требование подпункта (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ, в соответствии с которым пункт формулы с множественной зависимостью не может служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью, согласуется с требованиями правила 6.4(a) Инструкции PCT. В том случае, если структура формулы международной заявки не соответствует установленному требованию, заявителю предлагается внести соответствующие изменения в формулу изобретения, устраняющие указанный недостаток.

Если заявитель представляет реферат международной заявки в соответствии с требованиями правила 8.3 Инструкции PCT, то требования пункта 10.10 Регламента ИЗ на реферат международной заявки не распространяются. Однако это не освобождает эксперта от необходимости уточнения реферата, который будет направлен на публикацию вместе с решением о выдаче патента в соответствии с пунктом 24.8 Регламента ИЗ.

В том случае, если при проверке международной заявки по формальным признакам выявлено несоответствие требованиям PCT и Инструкции PCT, проверка может быть осуществлена в рамках требований национального законодательства, если эти требования более благоприятны с точки зрения заявителя и заявитель не настаивает на применении положений PCT.

16.3. Международная заявка может быть переведена заявителем на национальную фазу в том виде, как она была первоначально подана и опубликована, или с изменениями, внесенными заявителем в соответствии со статьями 19 или 34 PCT, или с другими изменениями, представленными при переводе на национальную фазу или на национальной фазе рассмотрения международной заявки. В соответствии со статьей 1378 Кодекса и пунктом 24.7 Регламента ИЗ любые изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

Если заявитель переводит международную заявку по главе I PCT с измененной по статьей 19 формулой, правомерность внесенных в формулу изобретения изменений на международной фазе не проверяется. Такая проверка соответствия внесенных в формулу изобретения изменений должна быть осуществлена в процессе экспертизы заявки, если экспертиза по существу будет испрошена в отношении этой формулы. Для целей проверки эксперт может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначально поданной формулы изобретения.

Если заявитель переводит международную заявку по главе II PCT с формулой изобретения, в отношении которой составлялось заключение международной предварительной экспертизы, эксперт может руководствоваться содержащимися в заключении выводами о том, в какой части изменения выходят за рамки первоначально поданной заявки и какие изменения были приняты во внимание при подготовке заключения. Изменения, которые не были приняты во внимание международной предварительной экспертизой, указываются в заключении отдельно.

При проверке допустимости внесенных изменений эксперт также может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначальной формулы изобретения или первоначально поданных материалов международной заявки.

Сроки, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 1378 Кодекса, отсчитываются по международным заявкам с даты начала национальной фазы.

16.4. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета в соответствии с пунктом 24.3.2.1 Регламента ИЗ проверяется наличие заверенной копии приоритетной заявки или приоритетных заявок, если их несколько.

При отсутствии копии приоритетного документа в материалах заявки эксперт должен запросить копию приоритетного документа в Международном бюро ВОИС, для этих целей эксперт может воспользоваться поисковым сервисом PatentScope на сайте МБ ВОИС (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp). В случае, если в результате такого запроса обнаруживается, что копия приоритетного документа отсутствует, это означает, что заявителем не было соблюдено требование правила 17.1(a) Инструкции PCT, т.е. заявитель не представил в Международное бюро копию приоритетного документа. В таком случае эксперту следует запросить у заявителя требуемую в соответствии с пунктом 3 статьи 1382 Кодекса заверенную копию первой заявки. Если по запросу экспертизы документ в установленный срок заявителем не будет представлен, в соответствии с правилом 17.1(c) Инструкции PCT притязание на приоритет во внимание не принимается.

Перевод приоритетного документа запрашивается у заявителя в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

16.5. При соблюдении требований пункта 24.3.2.4 Регламента ИЗ приоритет по заявке, выделенной из перешедшей на национальную фазу международной заявки, устанавливается по дате ее международной подачи, а при наличии права конвенционного приоритета по выделенной части международной заявки - по дате этого приоритета.

При установлении приоритета по выделенной заявке по дате конвенционного приоритета международной заявки копия приоритетного документа запрашивается в Международном бюро ВОИС в том случае, если она отсутствует в материалах заявки, на основании которой подана выделенная заявка.

Если при установлении патентоспособности заявленного по выделенной заявке изобретения возникает необходимость проверки действительности притязания на приоритет, перевод приоритетного документа на русский язык запрашивается у заявителя.

Заявка, выделенная из переведенной на национальную фазу международной заявки, поданная в соответствии с Кодексом, утрачивает статус международной заявки. При рассмотрении такой выделенной заявки применяются положения Кодекса и Регламента ИЗ.