7. Запрос дополнительных материалов при проведении экспертизы по существу

7. ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

7.1. В соответствии с пунктом 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу. В подпункте (1) этого пункта приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса. Однако возникновение ситуации, формально подпадающей под какое-либо положение данного перечня (необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и т.д.), еще не является достаточным основанием для направления запроса, если при этом не соблюдено основное условие - невозможность проведения экспертизы заявки по существу.

Например, при анализе формулы изобретения установлено, что оно охарактеризовано признаками, смысловое содержание которых не может быть понято специалистом на основании уровня техники и в описании на этот счет нет никаких пояснений. В связи с тем, что в таком случае проверка патентоспособности изобретения не может быть осуществлена, направление заявителю запроса правомерно.

В то же время если при проверке формулы изобретения установлено, что заявителем некорректно решен вопрос, связанный с разделением признаков на ограничительные и отличительные, или в формуле содержится несущественный признак изобретения, то препятствий для проверки патентоспособности изобретения (для продолжения экспертизы заявки по существу) нет, и направление заявителю запроса только по этому поводу не может считаться правомерным.

Если установлено (при проверке формулы изобретения), что заявителем не включен в формулу существенный признак, то это является явным нарушением требования и Кодекса, и Регламента ИЗ, тем не менее возможность продолжения экспертизы по существу имеется. Допустим, что отсутствие существенного признака в формуле изобретения не помешает сделать положительный вывод о соответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, но при анализе уровня техники установлена известность средства, которому присущи все признаки, включенные заявителем в формулу изобретения, что делает правомерным вывод о несоответствии изобретения условию новизны. В этом случае заявителю направляется запрос, в котором не только приводится подробный анализ в отношении предложенной им формулы с указанным выше недостатком, но и показываются уже имеющие место последствия, наступившие в результате отсутствия в формуле существенного признака, т.е. несоответствие требованию новизны изобретения. В таком случае заявитель, внеся в формулу требуемые изменения, сможет тем самым "спасти" изобретение.

Относительно таких оснований для запроса, как необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения, и необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения, можно отметить следующее. Если, например, изобретение охарактеризовано заявителем с использованием альтернативных признаков и при проведении экспертизы заявки по существу установлено, что изобретение, охарактеризованное содержащейся в формуле совокупностью признаков, включающей одну из альтернатив, не отвечает требованию новизны, возникает ситуация, при которой невозможно принять решение по результатам рассмотрения заявки. Очевидна необходимость обращения к заявителю с предложением исключить из формулы альтернативную характеристику, наличие которой привело к выводу о непатентоспособности соответствующего изобретения.

Понятно, что приведенные примеры просты и не исчерпывают всего многообразия практических ситуаций. Важно с помощью этих примеров раскрыть идеологию подхода к решению вопроса о правомерности направления заявителю запроса.

7.2. В отношении ряда конкретных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении экспертизы заявки по существу, Регламент ИЗ содержит прямое указание на необходимость направления заявителю запроса. К таким ситуациям относятся, в частности, следующие.

При проверке формулы изобретения в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ устанавливается, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению. Если заявитель, не устраняя допущенное нарушение требований Регламента ИЗ, сообщает, какое из изобретений подлежит дальнейшему рассмотрению, в соответствии с подпунктом (1) пункта 24.4 Регламента ИЗ такого сообщения достаточно для продолжения экспертизы заявки по существу в отношении указанного изобретения.

Если по результатам проверки его патентоспособности будет получен положительный вывод, решение о выдаче патента не может быть принято в связи с тем, что в формуле "сохранилось" еще одно изобретение, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности. В этом случае заявителю направляется запрос (подпункт (1) пункта 24.6 и подпункт (6) пункта 24.4 Регламента ИЗ), в котором сообщается о полученном выводе и предлагается исключить из формулы другое изобретение или выделить его в независимый пункт (если при этом не будет нарушено требование единства изобретения) с уплатой соответствующей пошлины. При этом внимание заявителя обращается на то, что при непредставлении запрашиваемых материалов (или ходатайства о продлении срока их представления) заявка будет признана отозванной.

Аналогичный подход предусмотрен Регламентом ИЗ для случаев, когда при проверке формулы изобретения или дополнительных материалов, представленных заявителем, установлено наличие в формуле изобретения признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, или признака, отсутствовавшего в описании и в формуле изобретения на дату подачи заявки. В направляемом заявителю запросе сообщается о создавшейся ситуации и предлагается исключить из формулы указанные признаки. Заявитель также уведомляется о том, что в случае непредставления им запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

7.3. Согласно подпункту (3) пункта 24.6 Регламента ИЗ приводимое в запросе мнение эксперта по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

7.4. Общие принципы направления запроса, касающегося формулы изобретения, охватывающие описанные выше и другие ситуации, состоят в следующем.

7.4.1. Формула изобретения, с которой выдан патент, используется для определения объема интеллектуальных прав патентообладателя (пункт 2 статьи 1354 Кодекса) и установления факта использования изобретения при возникновении споров о нарушении исключительного права (пункт 3 статьи 1358 Кодекса). Статьей 1387 Кодекса установлено, что решение по заявке на изобретение принимается в отношении формулы, предложенной заявителем. Ни Кодекс, ни Регламент ИЗ не содержат норм, предоставляющих право федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагать заявителю формулу изобретения. В связи с этим не следует направлять запрос, содержащий формулу изобретения, измененную экспертом по собственной инициативе либо по просьбе заявителя.

7.4.2. Право федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности запросить у заявителя измененную формулу изобретения, без которой проведение экспертизы по существу невозможно, установлено пунктом 5 статьи 1386 Кодекса. Непредставление заявителем формулы, в которой исправлены выявленные экспертизой недостатки, является основанием для признания заявки отозванной. Поэтому запрашивать измененную формулу изобретения следует только в том случае, если выявленные недостатки являются препятствием для проведения экспертизы по существу, т.е. препятствием для проведения информационного поиска или проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса.

В связи с указанным необходимо неукоснительно применять положение абзаца четвертого подпункта (1) пункта 24.6 Регламента ИЗ, устанавливающее, что основанием для запроса может являться необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ только в том случае, если невозможно проведение экспертизы по существу.

Целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ, из которого следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных Регламентом ИЗ, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Учитывая данное положение, а также принимая во внимание норму подпункта (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ, обязывающую эксперта проводить поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения, и с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу, можно сделать вывод о том, что до проведения поиска и проверки патентоспособности самостоятельными основаниями для запроса уточненной формулы изобретения, как правило, являются только следующие нарушения требований, предъявляемых к формуле:

- нарушение подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению (проверка по подпункту (6) пункта 24.4);

- нарушение подпункта (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ, в соответствии с которым не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, чтобы при этом происходили замена или исключение признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен (проверка по подпункту (6) пункта 24.4).

В случае если выявлены нарушения требований подпункта (2) пункта 10.8.1.4 и подпункта (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ, допускается проведение информационного поиска до направления запроса по указанным основаниям в том случае, если область поиска по всем изобретениям, охарактеризованным в формуле изобретения, совпадает.

7.4.3. Препятствием для проведения экспертизы по существу является также несоблюдение требования единства изобретения. Однако если заявителем предложена многозвенная формула, но изобретения, включенные в независимые пункты, не представляют группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел, заявитель уведомляется об этом в порядке, предусмотренном подпунктом (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ, т.е. заявителю направляется не запрос, а уведомление.

7.4.4. Поскольку информационный поиск и проверка патентоспособности изобретения проводятся в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения, и с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу, то, как правило, не может являться самостоятельным основанием для запроса, направляемого до проверки патентоспособности, необходимость выяснения с заявителем вопросов, касающихся:

- включения в формулу существенных признаков (проверка по подпункту (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ);

- несоблюдения требования ясности формулы изобретения в случае раскрытия в описании понятий, включенных в формулу (проверка по подпункту (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ). Согласно требованию ясности формулы изобретения признаки должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Кроме того, согласно этому требованию не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным (пункт 10.8 (4) Регламента ИЗ);

- неоснованности формулы изобретения на описании, в частности неправомерности применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения (проверка по подпункту (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ);

- нарушения подпунктов (2) и (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ в части, касающейся требований, предъявляемых к изложению родового понятия и указания подчиненности в зависимых пунктах формулы изобретения (проверка по подпункту (6) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Если в результате проведения информационного поиска и проверки патентоспособности получен предварительный вывод о возможности признания изобретения патентоспособным и выдачи патента при условии соответствующей корректировки формулы изобретения, заявителю направляется запрос, в котором предлагается устранить указанные недостатки.

Вместе с тем, если установлено, что описание не раскрывает сущность изобретения, что, соответственно, не позволяет провести экспертизу по существу, в запросе следует предложить представить не только ответы на вопросы, касающиеся технической стороны изобретения, но и скорректированную формулу изобретения, а также заменяющие листы к описанию. Такая ситуация может сложиться, например, в случае, когда изобретение не только в формуле изобретения, но и в описании охарактеризовано понятиями, отнесенными в научно-технической литературе к ненаучным, либо признаками, выраженными таким образом, что не обеспечена возможность понимания их смыслового содержания специалистом на основании уровня техники (нарушение требования подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ). В последнем случае в соответствии с подпунктом (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ целесообразно также уведомить заявителя о возможности представлениям им сведений, подтверждающих то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

7.4.5. Не является препятствием для проведения экспертизы по существу и поэтому не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения необходимость выяснения с заявителем вопросов, касающихся исключения из формулы изобретения несущественных признаков (проверка по подпункту (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ) и признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями (проверка по подпункту (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

7.4.6. В направляемом заявителю запросе следует обратить его внимание на то, что если дополнительные материалы, устраняющие препятствия для проведения экспертизы по существу, не будут представлены, продолжение производства по заявке будет невозможным и заявка в соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса будет признана отозванной.

Следует также обратить внимание заявителя на требование законодательства, в соответствии с которым дополнительные материалы не должны изменять сущность изобретения, пояснив со ссылкой на подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ, что "дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, если она содержалась в заявке на дату ее подачи".

7.4.7. В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос, касающийся формулы изобретения, может быть направлен в связи с поступлением дополнительных материалов, содержащих скорректированную формулу изобретения. Самостоятельными основаниями для запроса в таком случае наряду с основаниями, изложенными в абзацах пятом и шестом пункта 7.4.2 настоящего Руководства, являются следующие обстоятельства:

- заявителем представлены дополнительные материалы, изменяющие сущность изобретения (проверка по подпункту (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ);

- представленная в дополнительных материалах формула содержит впервые введенный признак, не отвечающий требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ. К таковым относятся признаки, выраженные таким образом, что не обеспечена возможность понимания их смыслового содержания специалистом на основании уровня техники, и (или) охарактеризованные понятиями, отнесенными в научно-технической литературе к ненаучным. Запрос по данному основанию направляется в случае раскрытия в описании понятий, включенных в формулу;

- представленная в дополнительных материалах формула изобретения включает новый пункт (иное изобретение) по сравнению с формулой, в которую вносились изменения (проверка по подпунктам (4.1), (4.2) пункта 24.7 Регламента ИЗ), однако документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен.

Кроме того, самостоятельным основанием для запроса является необходимость выяснения других вопросов, связанных с уплатой патентной пошлины, испрашиваемой за внесение изменений по инициативе заявителя в документы заявки на изобретение в соответствии с пунктом 1.5 приложения к Положению о пошлинах.

7.4.8. В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1, подпунктом (8) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ допускается направление запроса в том случае, если сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, условиям "промышленная применимость", "новизна" или "изобретательский уровень". В связи с наличием соответствующих положений в Регламенте ИЗ целесообразно исходить из того, что запрос формулы изобретения в этом случае может быть направлен только тогда, когда возможна корректировка формулы изобретения при соблюдении требований статьи 1378 Кодекса, т.е. без изменения сущности заявленного изобретения, и эта корректировка позволит преодолеть выявленные экспертизой препятствия для выдачи патента путем включения в независимый пункт формулы изобретения существенных признаков из описания.

В запросе наряду с аргументированным выводом о непатентоспособности заявленного изобретения эксперт может указать признаки, введение которых в независимый пункт формулы изобретения позволит изменить вывод на противоположный. Такое предложение следует обосновывать ссылкой на подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ.

В случае если экспертом однозначно установлена невозможность подобной корректировки формулы изобретения, направление запроса с единственным предложением скорректировать формулу нецелесообразно.

В случае если вывод о непатентоспособности изобретения сделан в отношении изобретения, охарактеризованного формулой изобретения, содержащей зависимые пункты, в соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ имеются основания для запрашивания скорректированной формулы изобретения в порядке, установленном подпунктом (1) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ.

7.4.9. Дополнительные материалы, содержащие измененную формулу изобретения, следует принимать к рассмотрению при условии уплаты патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки (подпункт 1.5 приложения к Положению о пошлинах). Размер пошлины определяется с учетом характера вносимых в формулу изменений. В случае изменения совокупности признаков независимого или зависимого пункта формулы, а также при включении в формулу одного и более новых зависимых пунктов пошлина уплачивается в размере 300 рублей (для нерезидентов - 1350 рублей). При включении в формулу одного и более новых независимых пунктов сумма уплаты увеличивается на 1440 рублей (для нерезидентов - 6480 рублей) за каждый новый пункт. В случае исключения одного либо более пунктов формулы изобретения пошлина не взимается.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса внесение изменений в документы заявки допускается только в том случае, если они не изменяют сущность заявленного изобретения. Поэтому, если предлагаемые заявителем изменения формулы признаны не удовлетворяющими указанному требованию Кодекса, они не могут быть приняты во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки. В таком случае заявитель уведомляется о возможности возврата или перезачета уплаченной суммы пошлины в полном размере. При этом, однако, в соответствии с абзацами четвертым и пятым подпункта (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ дополнительные материалы, представленные заявителем, в том числе формула изобретения, могут быть признаны изменяющими сущность изобретения в части. В связи с указанным, если наряду с изменениями, признанными изменяющими сущность изобретения, формула содержит изменения, которые могут быть приняты к рассмотрению, возврату или перезачету подлежит только сумма 1440 рублей (для нерезидентов - 6480 рублей), за каждый не принятый к рассмотрению новый независимый пункт.