4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем

назначения при осуществлении изобретения

4.5.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 24.5.1 Регламента ИЗ, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т.п.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при осуществлении изобретения реализовать указанное назначение. Следует обратить внимание на следующие две возможные ситуации.

Первой является ситуация, когда реализация указанного в заявке назначения зависит от случая. Примером, когда может возникнуть такая ситуация, является микробиологический процесс, связанный с мутацией. Такую ситуацию нужно отличать от случаев, когда назначение при осуществлении изобретения реализуется, даже если это сопровождается определенным процентом неудач, брака, например, при изготовлении полупроводниковых компонентов. Если достаточное количество годных изделий может быть легко выделено на конечном этапе производственного процесса путем неразрушающего контроля, не следует ставить вопрос о невозможности реализации назначения.

Второй ситуацией является такая, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности осуществления изобретения в описании изобретения противоречит известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. пункт 2.3.2 настоящего Руководства) (далее - обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя в заявке на изобретение.

Такие изобретения могут быть охарактеризованы признаками, выраженными как научными терминами, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к терминам, примененным в формуле изобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 (4) Регламента ИЗ (см. также пункт 2.3.2 настоящего Руководства). Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую ненаучные термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов, однако обоснования возможности его осуществления с реализацией указанного назначения, по мнению эксперта, противоречат известным законам природы и научным знаниям.

Не исключен также случай, когда заявитель в разделе описания "Осуществление изобретения" раскрывает средства и методы для реализации признака формулы, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности также не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Например, заявлен "Способ определения состояния здоровья человека, характеризующийся тем, что производят оценку физических свойств фотографии человека с использованием маятника, выполненного в виде нити с грузом, который располагают над фотографией, и осуществляют замер амплитуды маятника в момент приближения его к фотографии, при этом о состоянии здоровья судят по измеренной амплитуде маятника".

Заявитель утверждает, что все фотографии обладают некими свойствами, взаимосвязанными с состоянием здоровья человека, запечатленного на фотографии, и воздействуют на окружающую среду. В заявленном способе предлагается оценить силу этого воздействия в соответствии с величиной амплитуды маятника.

Однако в соответствии с представлениями современной науки, раскрытыми в изданиях РАН, нельзя признать, что признак, касающийся замера амплитуды раскачивающегося маятника в момент приближения маятника к фотографии в контексте формулы изобретения отражает объективные физические явления.

Маятник, расположенный над объектом исследования, может раскачаться только под действием внешних сил. При этом не только маятник, но и любое физическое тело не может прийти в движение под действием одних лишь внутренних сил. Если маятник начал качаться, значит на него подействовала внешняя сила. Такая сила может быть обусловлена действием на груз физического поля - магнитного, электрического, гравитационного. Описанные в литературе случаи демонстрации раскачивания маятника в руке оператора (так называемого "биолокатора"), осуществляющего "биолокационное зондирование", объясняются тем, что на тот или иной фактор внешней среды реагирует сам оператор (в том числе бессознательно).

В настоящее время подобные решения отнесены в научно-технической литературе к ненаучным. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными методами и средствами оценка физических свойств фотографии человека невозможна, и, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Положения абзаца первого пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ обязывают заявителя представлять сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем сведения. Необходимо проверить, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные - указанным законам и принципам построения эксперимента. Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию "промышленная применимость". Характер предъявляемых заявителю требований рассмотрен в пункте 4.5.2 настоящего Руководства.

4.5.2. Необходимо учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение. Например, если заявлено изобретение "Велосипед", направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес не обязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным. Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но все усовершенствования относятся к затвору, отсутствие характерных признаков самого устройства (в частности, признаков "линза" и "видоискатель") не означает, что в формуле отсутствуют признаки, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного изобретения.

Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения (подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

4.5.3. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи, предусматривающий многократное использование одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки - носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания - нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри - температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка - носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Изложенное не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность его осуществления или невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного объекта. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В данной ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержение или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного объекта и иных подобных документов.

Кроме того, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. Возможны случаи, когда данные акта свидетельствуют о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следует идентичность заявленного и испытанного средства, указанного в акте.

Важно отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

4.5.4. При проверке промышленной применимости используются главным образом сведения, содержащиеся в разделе описания "Осуществление изобретения".

Регламент ИЗ (подпункт (2) пункта 24.5.1) не исключает, а наоборот, подчеркивает возможность и необходимость в определенных случаях представления заявителем доказательств экспериментального характера. Если о возможности осуществления изобретения и реализации заявляемым средством указанного в заявке назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, то эксперт должен проверить наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, наличие которых предусмотрено пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ.

Экспериментальные данные всегда конкретны, поэтому к экспериментальным доказательствам следует относиться особенно внимательно, когда необходимо убедиться в возможности распространения результатов таких доказательств, представленных примерами, на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения, или на всю сферу использования изобретения при широко сформулированном назначении. Так, если заявлен способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, иллюстрируемый экспериментальным примером, относящимся только к одному вредителю и одному виду растений, то такой пример может оказаться недостаточным, если никаких других доказательств заявителем не приведено. Но если указанный пример обосновывает наличие таких присущих заявленному способу факторов, возможность воздействия которых на разных вредителей различных растений известна, то пример достаточен, так как экспериментальное подтверждение требовалось только в отношении указанных факторов.

В пункте 10.7.4.5 Регламента ИЗ в числе требований, предъявляемых к разделу описания "Осуществление изобретения", имеется также требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения" при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат заключается в реализации предлагаемым средством его назначения (подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости. Вместе с тем возможен вывод и о том, что не заявлено техническое решение (см. пункт 3.3.1 настоящего Руководства).