5. Особенности проверки требований, предъявляемых к разделу описания "Уровень техники"

Требования к разделу "Уровень техники" изложены в пункте 9.7.4.2 Регламента ПМ.

В соответствии с указанными требованиями устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Проверяется также, приведены ли при описании каждого из аналогов непосредственно в тексте библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт.

Проверяется, приведены ли сведения о признаках аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели.

Проверяется, указаны ли заявителем известные ему причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью.

В случае группы полезных моделей проверяется наличие указанных выше сведений об аналогах для каждой полезной модели.

Проверяется также, чтобы в качестве наиболее близкого аналога полезной модели из числа указанных был выбран тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели, т.е. совпадающая по большему числу признаков с заявленной полезной моделью.

В некоторых случаях заявителем в качестве наиболее близкого аналога указывается не действительно ближайший, являющийся широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами рынка аналог, а иной - отдаленный аналог, совпадающий с заявленной полезной моделью в отношении значительно меньшей части признаков, чем действительно ближайший аналог.

Как правило, специалисту - гипотетическому лицу, обладающему общими знаниями в данной области техники, имеющему доступ ко всему уровню техники, опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники (абзац шестой пункта 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ), аналоги, широко известные и широко используемые хозяйствующими субъектами рынка, известны. Для их обнаружения специалисту не требуется проведение информационного поиска в соответствии с требованиями, установленными для проведения информационного поиска по заявкам на изобретения.

Общие знания специалиста в данной области - это знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Такими знаниями обычно обладает неограниченный круг лиц, в том числе лиц, являющихся пользователями устройства, в котором воплощена полезная модель. Эти знания, как правило, не требуют документального подтверждения. Однако при необходимости их широкая известность может быть подтверждена как ссылками на справочники, монографии и учебники, так и ссылками на словари, неспециальную литературу, в частности, фрагменты рекламных проспектов супермаркетов, на иную рекламу поставляемой на рынок продукции; на сведения, представленные на сайтах Интернет и т.п.

Например, при широкой известности и востребованности на рынке товаров и услуг пластиковых карт заявлена пластиковая карта для оплаты услуг с машиночитаемой информацией, записанной на ней, а в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) заявителем выбрана картонная карта. В другом случае, при широком применении для различных хозяйственных нужд бутылей и другой стеклянной тары, снабженных аэрозольными распылителями жидкостей, заявлена бутыль для жидкости с аэрозольным распылителем, а в качестве прототипа выбрана обычная бутыль (без распылителя).

В связи с тем, что заявителем в качестве ближайшего аналога выбирается отдаленный аналог, а эксперту - специалисту в данной области без проведения информационного поиска известно, что ближайшим аналогом является полезная модель, воплощенная в широко известном и широко используемом хозяйствующими субъектами рынка устройстве, могут складываться разные ситуации.

Если в ходе экспертизы эксперт "узнает" (идентифицирует) заявленную полезную модель без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена неновая полезная модель. В этом случае заявленной полезной модели не может быть предоставлена правовая охрана, т.к. абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса установлено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой.

Однако в этом случае не может быть вынесено решение и об отказе в выдаче патента, поскольку Кодексом (пунктом 1 статьи 1390) не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, пунктом 4 статьи 1390 Кодекса не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию "новизна".

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания "уровень техники" и "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет вся известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

При приведении сведений о широко известном аналоге целесообразно указывать в запросе его библиографические данные. При этом следует соблюдать установленные для указания библиографических данных источников требования, в частности, следует указывать дату, с которой сведения стали общедоступными. Для сведений, полученных в электронном виде, в частности, через Интернет, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Допустима ситуация, при которой указание на известность для специалиста на основе общих знаний без проведения информационного поиска более близкого аналога, чем аналог, указанный заявителем, подтверждается ссылками на источники информации, в которых не указана дата, с которой сведения стали общедоступными. В этом случае, если заявитель в ответе на запрос выражает сомнение в том, что дата, с которой информация об известном эксперту аналоге стала общедоступной, является более ранней, чем дата приоритета полезной модели, либо утверждает, что им не обнаружена информация о приведенном экспертизой аналоге, содержащая дату, с которой источник информации стал общедоступным, целесообразно подтвердить ссылкой, что дата, на которую ближайший аналог был известен, является более ранней, чем дата приоритета заявленной полезной модели.