4. Проверка, относится ли заявленное решение к устройству

Указанная проверка предусмотрена пунктом 20.3 Регламента ПМ.

В ходе проверки устанавливается, относится ли формула полезной модели и, в первую очередь, родовое понятие формулы к устройству.

Если в результате проверки будет установлено, что формула относится к устройству, имеются основания для вывода о том, что заявленное в качестве полезной модели решение относится к устройству.

Формула полезной модели может быть признана относящейся к устройству, если для характеристики заявленного решения в ее ограничительной и отличительной части использованы признаки, характерные для устройств, а родовое понятие отражает название устройства. Неисчерпывающий перечень признаков, используемых для характеристики устройств, приведен в подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ.

4.1. В ходе экспертизы следует проверить, использованы ли для характеристики заявленного в качестве полезной модели объекта признаки, указанные в подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Если заявленное в качестве полезной модели решение в формуле, в том числе в родовом понятии, охарактеризовано такого рода признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. При этом нет необходимости, чтобы родовое понятие, являющееся признаком полезной модели, непременно содержало такие слова, как "устройство" или "конструкция". Если родовое понятие сформулировано, например, как "Ультразвуковой излучатель" или "Установка для нанесения покрытия", очевидно, что заявленное решение относится к устройству.

Целесообразно помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные с характером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле. Необходимо иметь в виду, что Регламентом ПМ допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В формуле полезной модели, кроме признаков собственно заявленного устройства, может содержаться характеристика иного продукта, для получения которого устройство предназначено, или может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать. Например, в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти.

В том случае, если указанный заявителем технический результат относится к заявленному устройству, даже если он достигается за счет "внешних" по отношению к нему признаков, требования к формуле следует считать соблюденными. Так, например, заявлено "Кондитерское драже". Технический результат "увеличение срока сохранности органолептических свойств и внешнего вида изделия" достигается тем, что драже дополнено оберткой (фантиком). В этом случае предлагать исключить из формулы признаки, характеризующие наличие обертки, на том основании, что они не относятся к заявленному объекту, было бы неправильным.

4.2. Особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, т.е. средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. К таким продуктам человеческой деятельности могут быть отнесены созданные трудом человека вещи, в том числе механизмы, машины, приборы, другие изделия, характерными признаками которых являются признаки, приведенные в вышеуказанном перечне.

В ходе проверки того, относится ли заявленное решение к устройству, следует проанализировать содержание родового понятия формулы полезной модели.

Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения пункта 1 статьи 1351 Кодекса следует, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству, а не к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т.п., не могут быть отнесены к устройству, т.к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям.

Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса). Перед вынесением решения об отказе целесообразно в запросе уведомить заявителя об имеющихся препятствиях для вынесения решения о выдаче патента на полезную модель и предложить ему представить доводы по мотивам предполагаемого отказа. При этом заявителю может быть рекомендовано преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

В некоторых случаях возможна корректировка формулы полезной модели таким образом, чтобы полезная модель могла бы быть признана относящейся к одному устройству.

Так, если анализ описания позволяет сделать вывод о том, что технический результат относится только к одному из устройств заявленной совокупности устройств, и возможна корректировка формулы полезной модели на основании первичных материалов заявки, в запросе можно предложить заявителю скорректировать формулу таким образом, чтобы полезная модель относилась к одному устройству.

Например, была заявлена полезная модель со следующей формулой "Набор изделий для новорожденного, отличающийся тем, что он содержит пеленальный стол с пеленками и средствами ухода за новорожденным - термометром, присыпкой и соской-пустышкой, причем пеленальный стол снабжен стеллажом, прикрепленным к столу посредством вертикальных стоек и выполненным с ячейками для размещения в них средств ухода". При этом заявитель указал в описании, что технический результат, ожидаемый от использования полезной модели, состоит в сокращении времени пеленания и повышении удобства пользования.

Как видно из формулы полезной модели, заявлен набор - совокупность устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. В частности, назначение стола состоит в обеспечении возможности и удобства пеленания на горизонтальной поверхности, назначение пеленки - предохранение новорожденного от температурного воздействия окружающей среды, назначение термометра - измерение температуры и т.д. При этом объединение указанных устройств в один набор не привело к их конструктивному единству и функциональной взаимосвязи и, соответственно, к созданию нового устройства.

Поскольку в описании было указано, что сократить время пеленания и повысить удобство пользования позволяет выполнение пеленального стола для новорожденного со стеллажом, прикрепленным к столу посредством вертикальных стоек и выполненным с ячейками для размещения в них средств ухода (пеленок, термометра, соски-пустышки и т.д.), эксперт пришел к выводу о том, что заявленный результат достигается только за счет рациональной конструкции пеленального стола, а, следовательно, заявленное решение относится только к этому устройству. В запросе заявителю было предложено скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели.

В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству. Поскольку заявленное решение относится к совокупности устройств - набору, следует признать, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

Может также иметь место ситуация, когда независимый пункт формулы полезной модели, включая родовое понятие, содержит характеристику двух устройств, но анализ описания позволяет сделать вывод о том, что технический результат достигается совокупностью признаков первого устройства при их взаимодействии с отдельными признаками второго устройства. В этом случае признаки второго устройства выполняют по отношению к признакам первого устройства роль "внешних" признаков, т.е. признаков, не присущих первому устройству, но являющихся необходимыми для достижения заявленного технического результата при использовании первого устройства. Поскольку Регламент ПМ не содержит запрета на характеристику полезной модели в формуле "внешними" признаками, целесообразно в таком случае предложить заявителю в запросе скорректировать родовое понятие, отражающее назначение, в формуле полезной модели. В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству. Поскольку заявленное решение относится к двум устройствам, следует признать, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

Например, была подана заявка с формулой полезной модели "Холодильник и тара для него, отличающийся тем, что корпус холодильника и двери выполнены термоизолированными и покрыты эмалью, а тара выполнена в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя, форма которого повторяет форму внешней поверхности холодильника". Технический результат заявитель сформулировал как повышение сохранности поверхности холодильника при транспортировке.

Из формулировки родового понятия "Холодильник и тара для него" и признаков формулы нетрудно видеть, что заявленное решение охарактеризовано в формуле с помощью двух устройств.

Указанные в формуле устройства - холодильник (устройство, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов при низких температурах) и тара (изделие, служащее для упаковки, хранения и транспортировки товаров) - имеют каждое свое назначение.

Вместе с тем, поскольку в описании было указано, что технический результат достигается за счет снабжения коробки тары вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя, форма которых повторяет форму внешней поверхности холодильника, эксперт пришел к выводу о том, что заявленное техническое решение относится к устройству - таре, но при этом признаки устройства "холодильник" являются необходимыми для достижения заявленного технического результат, т.е. "внешними" по отношению к таре. В связи с этим в запросе заявителю было предложено скорректировать независимый пункт формулы полезной модели, охарактеризовав в нем заявленную полезную модель с помощью родового понятия, относящегося к одному устройству - таре, признаков тары и "внешних" признаков, относящихся к устройству. Формула могла бы иметь, например, такой вид: "Тара для хранения и транспортировки холодильника, выполненная в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышем, отличающаяся тем, что вкладыш выполнен из амортизирующего сотового заполнителя, причем форма вкладыша повторяет форму внешней поверхности холодильника".

В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству. Поскольку заявленное решение относится к совокупности устройств - холодильнику и таре, имеются основания для вывода о том, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

4.3. Для того, чтобы установить, является ли объект, на который испрашивается правовая охрана, устройством, необходимо оценить, не относится ли оно к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных либо иным продуктам, не относящимся к устройствам.

Техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, в частности, если родовое понятие прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам либо если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют (абзац восьмой пункта 20.3 Регламента ПМ).

Как правило, у специалиста, осуществляющего экспертизу, не возникает затруднений, рассмотрев приведенное заявителем родовое понятие и другие признаки полезной модели, установить, является ли заявленный объект устройством (конструкцией или изделием).

Если родовое понятие формулы полезной модели представляет собой название способа, вещества, штамма микроорганизма, культуры клеток растений или животных, другого продукта, не являющегося устройством, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Например, если формула полезной модели начинается со слов "Композиция", "Способ...", "Технология получения..." и т.п., заявленное решение не может быть отнесено к охраняемым в качестве полезной модели. Вместе с тем, формула полезной модели в таких случаях может содержать наряду с признаками, характерными для вещества или способа, и признаки устройства. Если совокупность признаков устройства обеспечивает достижение технического результата, целесообразно предложить заявителю откорректировать формулу полезной модели таким образом, чтобы формула полезной модели характеризовала устройство, если это не приведет к изменению заявки по существу. В ряде случаев может возникнуть необходимость внести изменения в формулировку технического результата, обусловленные изменением формулы. При отказе заявителя от изменения родового понятия по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.

Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Поскольку заявленное решение не относится к устройству, имеются основания для вывода о том, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

В отдельных случаях формула полезной модели не позволяет определить, к какому объекту (устройству, способу) относится заявленный результат интеллектуальной деятельности. Например: "Для упаковки почтовой корреспонденции предлагается использовать конверт треугольной формы, на передней поверхности которого вблизи угла наносят объемное тиснение или графическое изображение" или "При определении рельефа поверхности почвы поверхность освещают щелевым источником света, расположенным на расстоянии от наблюдателя ниже уровня его взгляда".

Заявителю в запросе следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями подпункта (1) пункта 9.4 Регламента ПМ.

Как указано в подпункте (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, устройство в формуле описывается характерными для этого объекта признаками. Если объект в формуле охарактеризован такого вида признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. Вместе с тем, следует помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные с характером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле.

Обычно не вызывает затруднений квалификация заявленного предложения как устройства, если признаки характеризуют, например, материал, из которого выполнены изделие или конструкция в целом или ее элементы. Например:

"Слоистый рулонный материал, содержащий вспененный полиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой, отличающийся тем, что на поверхностях фольги по длине рулона расположены прокладки из эластичного теплоизолирующего материала, на которых закреплены ограничивающие полотна из полиэтиленовой пленки".

Вместе с тем иногда возникают затруднения, связанные со смешением понятий "материал" и "вещество".

"Материал - это предметы, вещества, идущие на изготовление чего-нибудь (в 1-м значении); ткацкое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья (в 4-м значении)" (Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/под ред. Н.Ю. Шведовой, 23-е изд. М.: Рус. яз., 1991, с. 344.).

"Вещество - вид материи, то, из чего состоит физическое тело" (там же, с. 83).

Из приведенного выше следует, что содержание понятий "материал" и "вещество" различно. Материал представляет собой предметы (изделия) или вещества, предназначенные для последующего изготовления чего-либо.

Полезная модель в соответствии с упомянутым выше подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ может характеризоваться материалом, из которого выполнен элемент или устройство в целом, но не может характеризоваться веществом как самостоятельным видом продукта.

Например, заявлен "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, молибден, вольфрам, азот, кальций, бор, церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Железо (Fe) и сопутствующие примеси - остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности"

=< 1,7

= (12 : 24) - 0,83 ".

В данном случае объект "устройство" охарактеризован признаками вещества (нержавеющей высокопрочной стали), являющегося самостоятельным видом продукта, что не является допустимым в соответствии с абзацем девятым подпункта 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Кроме того, в этом случае и все признаки отличительной части формулы заявленного объекта относятся к веществу, что также подтверждает принадлежность объекта к веществам, а не к устройствам (абзац восьмой пункта 20.3 Регламента ПМ).

В качестве другого примера можно привести "Гигиеническую салфетку, содержащую эластичную основу, пропитанную профилактическим средством, отличающуюся тем, что в качестве профилактического средства использован спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:

Хлоргексидин биглюконат - 40 - 60

Спирт этиловый - 40 - 60".

В этом примере отличительные признаки, характеризующие элемент салфетки - профилактическое средство, которым пропитана салфетка, характеризуют композицию, также являющуюся самостоятельным видом продукта.

В формуле полезной модели какой-либо элемент устройства или материал, из которого изготовлен элемент или устройство в целом, могут быть охарактеризованы через способ их изготовления. В этом случае устройство в целом или характеризующий его признак могут описываться признаками, относящимися к действию над материальным объектом: "токопроводящая гильза с токопроводящими жилами, которую опрессовывают по способу сплошного квадратного обжатия на всю длину токопроводящей гильзы"; "многослойный пакет, характеризующийся наличием слоев фольгированного и нетканого материала, которые сначала скрепляют между собой иглопробивным способом и затем соединяют методом термофиксации с еще одним полотном нетканого материала".

Если при этом родовое понятие характеризует устройство, заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели при условии, что признаки, относящиеся к способу, совместно с признаками устройства обеспечивают достижение технического результата.

Не во всех случаях, когда установлено, что формальные требования, предъявляемые Регламентом ПМ к формуле полезной модели, соблюдены, а родовое понятие формально характеризует устройство (обычно конструкцию), заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели. Иногда требуется провести более глубокий анализ предложенного объекта с точки зрения, является ли заявленный объект продуктом, то есть результатом человеческого труда.

Не может рассматриваться в качестве продукта - устройство, которому предоставляется охрана как полезной модели, например, "Гексагональная кристаллическая решетка металла, образованная ионами (указано, какими), с размером решетки (указаны размеры)". Включенные в формулу полезной модели признаки объективно присущи металлу (при этом не имеет значения, известны эти признаки или ранее не известны). Такие признаки или их свойства не могут рассматриваться как основание для предоставления объекту правовой охраны, если отсутствует фактор человеческого вмешательства.

Аналогичный подход применяется, если, например, заявлен хирургический шов, охарактеризованный с привлечением признаков, характерных для устройства. С учетом определения, что называют хирургическим швом, фактически предложено "место соединения краев раны или разреза ткани". Это "место" не может рассматриваться ни как конструкция, как устройство. В рассматриваемом случае объектом, заявленным как полезная модель, является живой организм (животное, человек). Такому объекту не может предоставляться охрана как полезной модели. Вместе с тем, хотя решение, относящееся к хирургическому шву, не является продуктом, оно может охраняться как способ. Заявителю может быть предложено, воспользовавшись статьей 1379 Кодекса, преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, изменив объект на "Способ наложения хирургического шва".