7.4.7. Общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

В том случае если представленное согласие соответствует требованиям законодательства, оно не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

В то же время документ, подтверждающий согласие, не всегда устраняет препятствие в регистрации товарного знака (вероятность смешения товарных знаков). В том случае если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со "старшим" товарным знаком, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, согласие не может быть принято.

Необходимо учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и "старшего" товарного знака.

В этой связи, если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что заявленное обозначение и "старший" товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, представленное согласие не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- не подвергается сомнению однородность товаров;

- противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий).

Таким образом, при проведении экспертизы следует учитывать все обстоятельства в совокупности и, исходя из этого, рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.

п. 5 Рекомендаций, утв. приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190

Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.

Так, в ситуации, когда установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна, если заявитель и правообладатель являются "родственными" предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия (далее - "родственные связи"). Представляется, что данное условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Информация о "родственных" связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то представление какого-либо документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя не целесообразно. Если же названная информация содержится только в письме заявителя или его представителя, то необходимо предложить заявителю подтвердить эту информацию, путем представления копии соответствующего документа (например, копии устава предприятия, учредительного документа) или выписки из него. Такое предложение может быть направлено в письме с указанием срока ответа на него либо в запросе, если для запроса имеются основания, предусмотренные законодательством.

При регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков с согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака исследуются вопросы, связанные не только со сходством товарных знаков, но и с однородностью товаров. Определение однородности товаров осуществляется в соответствии с критериями и подходами, изложенными в п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства. Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими факторами, рассмотренными ранее, целесообразно принимать во внимание при решении вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа, подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее.

п. 6 Рекомендаций, утв. приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

В частности, к таким случаям могут быть отнесены следующие случаи, когда в целях исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров. При этом ограничение может быть осуществлено как путем исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту же родовую группу товаров.

Например, заявлен перечень товаров: "препараты фармацевтические и ветеринарные, диетические вещества для медицинских целей, витаминные препараты". В противопоставленном перечне товаров содержатся: "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства". Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров "витаминные препараты". В этой ситуации регистрация обозначения может быть произведена соответственно для товаров "витаминные препараты".

Другим примером является следующая ситуация. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено обозначение в отношении товара "транспортные средства". Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары "автобусы, автомобили". Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров "велосипеды". Эти товары могут рассматриваться как относящиеся к общему понятию "транспортные средства". В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров "велосипеды".

п. 7 Рекомендаций, утв. приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);

- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);

- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);

- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.

п. 7 Рекомендаций, утв. приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190