4.1.2.3. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, способные ввести в заблуждение относительно изготовителя

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, необходимо оценить, содержит ли оно элементы, указывающие на определенного изготовителя или способные порождать в сознании потребителей представление об определенном изготовителе.

В случае если в отношении заявителя указанная информация не соответствует действительности, заявленное обозначение следует признать способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

п. 37 Правил

В частности, к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или услуг могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров и/или услуг.

В некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами.

В подобных ситуациях, как правило, соответствующий хозяйствующий субъект информирует экспертизу о неблаговидных действиях заявителя путем подачи обращения.

п. 1 ст. 1493 Кодекса

Поступившая информация принимается во внимание при экспертизе заявленного обозначения, если представленные сведения подтверждены документально. К таким документам могут быть отнесены выписки из уставов компаний (организаций), товарные накладные и договоры поставки, договоры о рекламе, сведения из СМИ и т.п., относящиеся к производству и продвижению товаров и/или услуг, маркированных указанным обозначением.

Примеры:

1. Спортивным клубом "Flight Fit" (г. Подольск) заявлено на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания приведенное ниже комбинированное обозначение.

Позднее, в период проведения экспертизы по данной заявке, поступило письменное обращение спортивного клуба "FITNESS ONE" (г. Москва), в котором высказывались мотивы против регистрации данного заявленного обозначения. В обращении сообщалось, что обозначение заявлено на регистрацию компанией-конкурентом и что графическая и словесная составляющие заявленного обозначения скопированы с обозначения, разработанного для спортивного клуба "FITNESS ONE" (обозначение приведено ниже).

В качестве обоснования приведенных доводов были представлены копии договора с дизайнером о разработке обозначения для спортивного клуба "FITNESS ONE" и материалы об использовании этого обозначения спортивным клубом "FITNESS ONE" до даты подачи заявки спортивным клубом "Flight Fit".

В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

2. Компанией Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, была подана заявка на товарный знак Tipco (см. приведенное ниже изображение).

По результатам экспертизы заявителю было направлено уведомление о результатах проверки с выводом о сходстве до степени смешения с обозначением, заявленным ранее российской компанией (изображение обозначения приведено ниже).

Компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед (Таиланд) направила письменное обращение по противопоставленной заявке, в котором уведомила экспертизу о неправомерности предоставления правовой охраны обозначению на имя российской компании как способному ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. В качестве аргумента были представлены документы о том, что компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, созданная в 1976 году, является ведущим производителем пищевых продуктов и соков в Юго-Восточной Азии и выпускаемые ею товары экспортируются во многие страны мира, включая Россию. В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке российского заявителя на основании введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Следует отметить, что при проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены также сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени.

При этом при экспертизе особое внимание следует уделять достоверности сведений, предоставляемых информационными источниками сети Интернет, и руководствоваться информацией исключительно с официальных сайтов. Согласно разъяснениям по вопросу использования сведений из сети Интернет целесообразно использовать информацию из следующих ресурсов: электронные текстовые эквиваленты литературных изданий, включая научную, техническую и справочную литературу (например, научные и научно-популярные монографии, энциклопедии, словари, справочники) или их специальные электронные версии; электронные версии газет, журналов, а также самостоятельные, зарегистрированные в качестве СМИ периодические интернет-издания; интернет-представительства (сайты) органов государственной власти и управления, научных и культурных учреждений, содержащие научную и справочную информацию, в том числе специализированные базы данных; сайты международных организаций (ВОИС, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.); информация иных интернет-сайтов при условии документального подтверждения даты размещения этой информации на сайте.

Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 08 N 10/37-510/23 "Об использовании из сети Интернет при экспертизе заявок объекты на интеллектуальной собственности"

В то же время при анализе сведений из сети Интернет могут быть учтены такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре и/или услуге (производителе/лице, оказывающем услуги), сведения об экспонировании товаров на выставках, о наградах и дипломах, сведения о товаре (производителе) из электронных СМИ, сведения из разных, не связанных друг с другом интернет-магазинов, содержащие информацию о производителе товаров, наличие в электронном виде такой документации, как сертификаты (гигиенические, соответствия и т.п.), паспорта изделий, и т.п. Приведенный перечень не является закрытым.

При проведении экспертизы также следует стремиться к наибольшей объективности при оценке сведений, получаемых из сети Интернет, путем анализа как отдельных данных, так и результата поискового запроса в целом, учитывать степень насыщенности интернет-пространства такой информацией.

Использование достоверной информации из сети Интернет позволит предотвратить регистрацию товарных знаков на имя дистрибьюторов (без соответствующих на то разрешений производителей) либо обозначений, воспроизводящих известные за рубежом марки товаров, которые еще не вышли на российский рынок.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие случаи, когда сведения из сети Интернет могут являться основанием для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

1. Заявленное российским заявителем обозначение воспроизводит известное российским потребителям название иностранной компании, производящей товары или оказывающей услуги, однородные заявленным.

Например:

1) Обозначение GOOGLE заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ. Согласно сведениям из сети Интернет "GOOGLE" - название американской компании, занимающейся поддержкой и разработкой ряда интернет-сервисов и продуктов.

В подобной ситуации экспертизе следует прийти к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрированного в качестве знака обслуживания, поскольку способно ввести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги.

2. Правовая охрана товарного знака испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

1) Например:

Обозначение заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 7 класса МКТУ (молоты, гидромолоты, молоты приводные). Согласно сведениям с официального сайта компании заявленное обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое южнокорейской компанией для индивидуализации в гражданском обороте своих товаров, однородных заявленным. Из документов, представленных заявителем в ходе рассмотрения заявки, усматривается, что заявитель является официальным дистрибьютором этой южнокорейской компании на территории Российской Федерации. При этом документы не содержат поручение производителя товаров на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (дистрибьютора) на территории Российской Федерации. Таким образом, экспертизе следует сделать вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 7 класса МКТУ, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Представленные документы могут служить основанием для регистрации вышеуказанного обозначения в качестве знака обслуживания, в отношении услуг 35 класса МКТУ (например, "продвижение товаров для третьих лиц").

2) Рассмотрим следующую ситуацию.

Правовая охрана товарного знака испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

При этом товары производятся иностранной компанией исключительно для заявителя, по его заказу и маркируются заявленным обозначением в соответствии с договором.

Указанная информация подтверждена представленным договором и официальным письмом иностранной компании-изготовителя, в котором выражено поручение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В данном случае следует зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров.

Вместе с тем следует отметить, что в практике экспертизы заявок на товарные знаки нередко возникают ситуации, когда заявитель представляет документ, содержащий согласие компании или лица, упоминающихся в сети Интернет, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

При этом законодательством не предусмотрено предоставление согласия, в котором содержится поручение на регистрацию товарного знака в рамках преодоления такого основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, как способность заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

Экспертизе следует учитывать только те документы (договоры, письма, соглашения), в которых явно выражено поручение на регистрацию товарного знака на имя заявителя от лиц, в отношении которых рассматриваемое обозначение приобрело известность на рынке товаров (услуг) в той или иной сфере деятельности.

В качестве примера можно привести следующие ситуации:

1) Компания MUSIDOR B.V. (Нидерланды) подала международные заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений "MICK JAGGER" (м.р. 1080667), "ROLLING STONES" (м.р. 1082467) и обозначения, содержащего изображение фирменного логотипа группы Rolling Stones (м.р. 1094270). Экспертиза вынесла предварительное решение о полном отказе по данным регистрациям на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса, так как заявленные обозначения воспроизводили название знаменитой группы Rolling Stones, имя солиста Rolling Stones Мика Джаггера и логотип группы Rolling Stones, таким образом, вводя потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг 9, 25, 41 классов МКТУ. Представители компании-заявителя MUSIDOR B.V. (Нидерланды) прислали согласие музыкантов группы Rolling Stones на регистрацию заявленных обозначений в качестве товарных знаков.

2) Общество "Missionaries of Charity" (Индия) подало международную заявку на товарный знак "MOTHER TERESA" (м.р. 1241155). Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение, воспроизводящее имя известной персоны - Матери Терезы, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных услуг и, следовательно, противоречит общественным интересам, так как представленные заявителем материалы не содержат правоустанавливающих документов, наделяющих общество "Missionaries of Charity" возможностью распоряжаться и использовать имя Матери Терезы после ее смерти. Представители заявителя обратились с возражением на вынесенное по результатам экспертизы решение в ППС и представили копии завещания Матери Терезы, исходя из которых установлено волеизъявление Матери Терезы в отношении использования ее имени преемником в лице главы организации "Missionaries of Charity". Таким образом, коллегия ППС пришла к выводу, что основания для признания обозначения "MOTHER TERESA" способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица отсутствуют.

Кроме того, при установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

п. 37 Правил

Также следует отметить, что может быть признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров обозначение, хотя и не содержащее элементов, указывающих на конкретного изготовителя или способных порождать в сознании потребителей представление о конкретном изготовителе, тем не менее вводящее потребителей в заблуждение относительно изготовителя.