7.3.1. Сходство с серией товарных знаков

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент.

В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования. В свою очередь, совпадение неохраноспособных элементов или элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному лицу.

Например, Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении согласился с выводами Роспатента о том, что товарные знаки компании "Верваг Фарма Гмбх энд ко КГ", содержащие элемент "гамма/gamma" не образуют серию товарных знаков, так как элемент "гамма/gamma" в них не может быть признан доминирующим, и установил следующее:

"Как правильно отражено в решении Роспатента, элемент "ГАММА/GAMMA", входящий в товарные знаки, принадлежащие заявителю, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью). Смысловое значение понятия "гамма" подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии. Соответственно, в контексте элемент "гамма" указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, "гамма лекарств на основе ромашки", "гамма лечебных мазей от радикулита", "гамма лечебной парфюмерии" и т.п.

Доказательств того, что зарегистрированные Компанией лекарственные препараты (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) образуют систему препаратов, объединенных каким-либо общим для них признаком, и в то же время отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено.

В связи с этим следует согласиться с выводом Роспатента о том, что элемент "гамма/gamma" в принадлежащих Компании товарных знаках не может быть признан доминирующим. Соответственно, различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы. Исходя из изложенного, а также учитывая наличие товарных знаков с элементом "гамма/gamma" иных производителей лекарственных средств, довод заявителя о том, что товарные знаки Компании образуют серию товарных знаков не может быть признан обоснованным".

Для вывода о наличии серии товарных знаков их общий элемент должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Незначительные графические различия в общем элементе, как правило, не ведут к выводу об отсутствии серии знаков, если они могут восприниматься потребителем как более современное представление той же линии товаров или услуг. Вместе с тем, различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков.

Как правило, для того чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции, например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении. В случае если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии.

Например, оспариваемый знак TENINDAS вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков INDAS-, где элемент INDAS находится в начале знаков, составляющих серию.

Как правило, более ранние товарные знаки, составляющие серию, являются зарегистрированными товарными знаками. Вместе с тем, восприятие потребителей о наличии серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю, может формироваться под влиянием фактического использования в составе серии, в том числе, незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 N А40-105879/11-5-760