Проверка формулы полезной модели с точки зрения ясности выражения ею сущности полезной модели

2.7.24. При проверке формулы полезной модели устанавливается, ясно ли выражена сущность полезной модели в формуле полезной модели.

Указанное требование связано с возможностью понимания специалистом на основании уровня техники сущности полезной модели, охарактеризованной в формуле полезной модели, т.е. с возможностью понимания смыслового содержания совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленной полезной модели.

Содержание формулы полезной модели может считаться удовлетворяющим указанному требованию, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицировано устройство, на которое испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

Не могут быть признаны обеспечивающими возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки, т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации.

Не имеет определенного смыслового содержания такое понятие, как "датчик специальной конструкции" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида: "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").

подпункты 3, 4 пункта 40 Требований,

п. 45 Правил

2.7.25. Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию признака, однако, отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель может использовать в формуле полезной модели признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала"), или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованной таким образом полезной модели патентоспособной заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта ее использования. Однако указанное обстоятельство не является препятствием для проведения экспертизы по существу и основанием для направления запроса, в связи с чем настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Использование в формуле для характеристики заявленного решения признаков, выраженных параметрами (в том числе количественных признаков), например температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника, допускается при условии, что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании полезной модели или являются общеизвестными в соответствующей области. Единицы измерения, признанные в международной практике, приведены в приложении к настоящему Руководству.

Если в формулу полезной модели включены параметры, которые обычно не используются для характеристики устройств или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем техники. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленной полезной модели. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например, потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулу, так как в противном случае признак, выраженный параметром, может быть признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом его смыслового содержания на основании уровня техники.

2.7.26. В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует заявленную полезную модель только данными о ее эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при ее осуществлении и/или использовании. Однако это возможно в случае, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле полезной модели.

Например, заявлена пепельница, у которой форма и относительные размеры таковы, что она обеспечивает гашение тлеющего окурка без постороннего вмешательства. При этом выбор формы и относительных размеров является многовариантной задачей. Если в формуле определены в общем виде конструкция и возможные формы пепельницы, и указан желаемый результат, а в описании разъяснено, как экспериментально можно определить относительные размеры пепельницы, чтобы получить этот результат, формулу можно считать ясной.

2.7.27. Следует обращать особое внимание на формулы, в родовом понятии которых используется предлог "в", например: "Крышка цилиндров в четырехтактном двигателе", "В телефонном аппарате датчик готовности сети состоит...", "В устройстве... используется усовершенствование, состоящее из...". Из такой редакции формулы может быть неясно, ограничивается ли объем правовой охраны только составной частью либо усовершенствованием или испрашивается охрана на объект в целом. При выявлении таких случаев необходимо направить заявителю запрос с предложением уточнить свои притязания.

2.7.28. На практике встречаются пункты формулы, содержащие такие выражения как "например", "в частности", "в том числе" и им подобные.

В соответствии с нормами русского языка указанные выражения говорят о том, что понятие, следующее за ними, является одним из примеров, частным случаем более общего понятия, стоящего обычно перед рассматриваемым выражением. Объем охраны, предоставляемый на основании патента с такой формулой, будет определяться с учетом более общего понятия, частное же понятие объем охраны ограничивать не будет. Конечно, более уместно изложение частных форм признака в зависимых пунктах формулы. Однако если одновременное приведение в пункте формулы как общей формы выражения признака, так и частной, не приводит к каким-либо неясностям, противоречиям, то претензии у эксперта к заявителю по поводу такого выражения признаков не должны возникать (это не является основанием для направления запроса дополнительных материалов). Однако если имеются другие самостоятельные основания для запроса, эксперт вправе указать на то, что данные признаки могут быть изложены в зависимом пункте. Если заявитель отказывается, настаивать на такой корректировке формулы эксперт не вправе.

Сказанное выше в отношении таких выражений как "например", "в частности", "в том числе" и им подобным справедливо и в том случае, если выраженная ими частная форма реализации признака выделена в тексте скобками, например, так: "средство крепления (например, болт)" (при этом следует учесть пункт 2.7.29 раздела III части II настоящего Руководства).

2.7.29. В формуле полезной модели допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах. Вместе с тем, нельзя считать формулу полезной модели удовлетворяющей требованию ясности, если в ней в скобках приведены номера позиций элементов вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления полезной модели. Например, если в формуле указано "средство крепления (болт 13, гвоздь 14)" или "клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)", то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Отсутствие ясности может также возникнуть, например, при использовании такого выражения, как "фасонный кирпич (бетон)". В некоторых других случаях использование выражения в скобках вместе с общепринятым значением допустимы, например "(мет)акрилат", который известен как сокращение "акрилата и метакрилата"; выражение "желтый буркун (донник лекарственный)", представляющее народное и ботаническое название одного и того же растения. Использование скобок в химических или математических формулах также приемлемо.

2.7.30. Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "регулятор Уатта", "генератор Бессарабова"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование ясности.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака как "генератор Бессарабова", может быть ясно специалисту в том случае, если специалист на основании уровня техники понимает, какими неотъемлемыми признаками должен обладать генератор, чтобы называться генератором Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия "генератор Бессарабова".

В связи с возможным использованием в формуле полезной модели имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указывается в формуле полезной модели в составе родового понятия, отражающего ее назначение, за исключением случая, когда устройство - ближайший аналог известно с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое устройство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируется упомянутое известное имя или специальное наименование (например, "шарнир Гука", "линза Френеля"),

2.7.31. При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В данном случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака. При этом необходимо учитывать, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости и новизны полезной модели, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

В связи с указанным выше, запрос в такой ситуации целесообразно направлять после получения предварительного вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны. Однако если имеется необходимость решения других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю в направляемом запросе можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки соответствия полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании, и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, это обстоятельство должно быть отражено в запросе. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы полезной модели для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак выражен в формуле полезной модели таким образом, что не обеспечивается возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, но заявитель отказывается скорректировать формулу полезной модели, заявка признается отозванной.

2.7.32. Использование понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях Российской академии наук (РАН) или в изданиях, рецензируемых РАН, в частности в бюллетене "В защиту науки", опубликованном на сайте РАН, в изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется, например, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Использование указанных понятий следует принимать во внимание и анализировать при проверке ясности формулы и оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (раздел III части II настоящего Руководства в части проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, техническое решение, относящееся к устройству).

В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует полезную модель терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель придает этим терминам иной смысл, отличный от научного. В случае такой подмены данные термины также следует считать не основанными на научно-технических знаниях.

Если при проверке формулы полезной модели выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу полезной модели, а в случае необходимости - скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний. При этом если проверка соответствия полезной модели условиям промышленной применимости и новизны возможна без учета данного признака, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

2.7.33. В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной, если из формулы полезной модели не будет исключен признак, охарактеризованный понятием, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

Следует также уведомить заявителя о том, что в случае корректировки формулы, в частности при исключении обсуждаемого признака из формулы, необходимо откорректировать соответствующим образом описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу полезной модели, заявка признается отозванной.

В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, указанных выше.

Если выявлено наличие понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, в описании полезной модели, то в запросе заявителю следует предложить исключить такие понятия из описания, сопроводив предупреждением о том, что в случае представления только скорректированной формулы полезной модели описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

2.7.34. Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы полезной модели с точки зрения соответствия ее требованию ясности следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию пункта 5 Требований о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

К понятиям, не основанным на научно-технических знаниях, не рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например "магнитный монополь", "гравитационные волны" и др., и соответственно признавать формулы с признаками, охарактеризованными такими понятиями, не соответствующими требованию ясности. Однако "теоретический" характер признака и невозможность на современном этапе развития науки и техники получения, обнаружения и измерения указанных объектов следует принимать во внимание при проверке возможности отнесения заявленной полезной модели к техническим решениям и при проверке ее промышленной применимости.

2.7.35. Встречаются случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле полезной модели) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к данной заявке. Поскольку право на имя охраняется статьей 150 Кодекса, использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.

Таким образом, если выявлено, что в названии полезной модели и/или в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, имена лиц, не являющихся авторами, заявителями), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с пунктом 4 Требований. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.

Если заявитель не исключает указанные имена из формулы полезной модели, имеются основания для признания заявки отозванной.

Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами.

п. 4 Требований

2.7.36. При проверке соблюдения требования ясности выражения сущности полезной модели в формуле полезной модели также устанавливается, не противоречит ли формула полезной модели ее описанию.

п. 45 Правил

Если характеристика заявленного устройства в формуле полезной модели отличается от его характеристики, приведенной в описании полезной модели, может быть сделан вывод о том, что сущность заявленной полезной модели не ясна. Указанное обстоятельство препятствует проведению экспертизы заявки по существу, включая проведение информационного поиска в установленном порядке.

В этом случае заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением соответствующих доводов и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

п.п. 47, 48 Правил

2.7.37. Если в результате проверки установлено, что формула полезной модели ясно выражает ее сущность, то есть содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата, указанного в описании полезной модели, информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка промышленной применимости и новизны полезной модели, проводится в отношении этой совокупности существенных признаков.

Если в результате проверки установлено, что формула полезной модели не выражает ее сущность, поскольку в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, без которого не достигается технический результат, указанный в описании полезной модели, но этот признак содержится в описании полезной модели или в зависимом пункте формулы полезной модели, указанный признак учитывается при проведении информационного поиска по заявке.

п. 49 Правил