2(9). Проверка новизны полезной модели

2.9.1. При проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

п. 2 ст. 1351 Кодекса

п. 69 Правил

2.9.2. Вопросы, касающиеся проведения информационного поиска с целью выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, с учетом которых осуществляется проверка промышленной применимости и новизны полезной модели, рассмотрены в разделе V части II настоящего Руководства.

2.9.3. При проверке новизны заявленной полезной модели не учитываются источники, содержащие информацию, относящуюся к данной полезной модели, раскрытую автором, заявителем либо любым лицом, таким образом, что сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Из изложенного следует, что при оценке новизны полезной модели не принимается во внимание произведенное в указанный срок раскрытие информации, относящейся к данной полезной модели, например:

- в опубликованном описании изобретения (полезной модели) к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов заявленной полезной модели;

- в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов заявленной полезной модели;

- в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и/или автором (или несколькими лицами из числа авторов) заявленной полезной модели.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленную полезную модель, не следует, что они раскрыты заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и/или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии полезной модели условию новизны.

Если заявителем приводятся доказательства того, что включенная экспертом в уровень техники информация получена от заявителя и/или автора полезной модели, т.е. соблюдено условие, указанное в приведенном выше положении, то в последующем такая информация не должна включаться в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки.

Необходимо подчеркнуть, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате подачи заявки в Роспатент, а не дате приоритета полезной модели. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи, раскрытие информации, хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации о полезной модели.

п. 3 ст. 1351 Кодекса

п. 63 Правил

2.9.4. В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации сведений о другой заявке того же заявителя другая заявка была отозвана или признана отозванной, если со дня публикации сведений о другой заявке того же заявителя до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев. В данном случае речь идет о другой заявке того же заявителя с более ранним приоритетом, поданной на изобретение.

В случае, когда до истечения 15 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она не отозвана, не признана отозванной и по этой заявке не состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке публикуются. Однако если на дату такой публикации (т.е. уже после истечения указанных 15 месяцев с даты подачи заявки, но до истечения 18 месяцев с этой даты) заявка будет отозвана или признана отозванной, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо не вправе будет знакомиться с документами заявки, а следовательно не будет выполнено условие пункта 2 статьи 1351 Кодекса, устанавливающего порядок включения в уровень техники заявок с более ранним приоритетом. В силу указанной причины такая заявка как собственно заявка не будет включаться в уровень техники в отношении всех более поздних заявок, в том числе и заявок других заявителей. Что же касается уже опубликованных в указанной ситуации сведений о такой заявке, то они с даты публикации включаются в уровень техники более поздних заявок. Исключение предусмотрено только в отношении заявок того же заявителя. Указанные опубликованные сведения не включаются в уровень техники в отношении более поздней заявки того же заявителя при условии, что более поздняя заявка подана заявителем до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о более ранней заявке.

п. 3 ст. 1385 Кодекса

п. 64 Правил

2.9.5. При установлении новизны полезной модели в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Законодательство определяет условие для включения в уровень техники ранее поданных другими лицами заявок - возможность для третьих лиц ознакомиться с документами опубликованной заявки. Такая возможность появляется у третьего лица, если заявка, сведения о которой опубликованы, не была отозвана или не была признана отозванной на дату публикации.

п. 2 ст. 1351, п. 2 ст. 1385, п. 2 ст. 1394 Кодекса

2.9.6. Ранее поданные другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, включаются в объем поиска независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск, т.е. с даты приоритета.

Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Возможна ситуация, когда второе из указанных условий, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если по одной из заявок состоится передача прав на получение патента другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по указанным заявкам по заявке с более ранним приоритетом состоится передача прав на получение патента другому лицу - заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

При проверке соблюдения последнего из указанных условий, относящегося к включению более ранней заявки с даты приоритета в уровень техники, недостаточно убедиться в том, что сведения об этой заявке опубликованы. Требуется установить, имеется ли возможность у любого лица ознакомиться с документами этой заявки. Такая возможность возникает только в том случае, если заявка на дату публикации не была отозвана или признана отозванной. При этом не имеет значения, в силу каких причин заявка приобрела такой статус.

При решении вопроса о возможности включения в уровень техники с даты приоритета более ранней международной заявки устанавливается, имела ли место публикация международной заявки Международным бюро ВОИС на русском языке и не прекращено ли действие этой заявки в отношении Российской Федерации.

п. 56 Правил

2.9.7. В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, которому присущи все существенные признаки полезной модели, выраженной формулой полезной модели, является заявка с более ранним приоритетом, следует, как уже указывалось ранее, убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В случае если сведения о заявке с более ранним приоритетом на дату завершения информационного поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается:

- о наличии такой заявки (ее номере и дате подачи, без указания других библиографических данных и раскрытия содержания заявки), а также о том, что заявка с более ранним приоритетом не может быть учтена при проверке промышленной применимости и новизны полезной модели;

- о том, что выдача патента по заявке при условии соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным статьей 1351 Кодекса, может быть осуществлена, при этом после выдачи патента для любого лица появится возможность ознакомиться с документами заявки, и выданный патент по заявке может быть признан недействительным в связи с противопоставлением ему заявки с более ранним приоритетом;

- о том, что заявитель может отложить рассмотрение заявки до принятия решения по заявке с более ранним приоритетом.

При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном порядке.

Как уже указывалось, более ранняя заявка того же заявителя, что и рассматриваемая заявка, не может быть включена в уровень техники с даты приоритета при проверке новизны полезной модели. Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке того же заявителя в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации, могут в объеме формулы включаться с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки.

п. 2 ст. 1385 п. 2 ст. 1394 Кодекса,

п. 65 Правил

2.9.8. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в пункте 56 Правил. При решении вопроса о соблюдении в отношении евразийской заявки требования о возможности ознакомления с документами заявки любого лица следует иметь в виду, что возможность ознакомления с документами евразийской заявки может появиться у любого лица после публикации сведений о заявке на русском языке Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи, в том числе представленных не на русском языке. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой полезной модели, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

2.9.9. При проверке новизны полезной модели в уровень техники включаются при условии более раннего приоритета не только заявки (при соблюдении определенных условий), но и запатентованные изобретения и полезные модели. При этом если для включения в уровень техники ранее поданных заявок они должны быть поданы другими лицами, то в отношении запатентованных изобретений и полезных моделей такое условие не предусматривается. Таким образом, при проверке новизны полезной модели по рассматриваемой заявке в уровень техники могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные изобретения и полезные модели, относящиеся к заявке любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка.

К запатентованным в Российской Федерации относятся изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем полезная модель по рассматриваемой заявке, включаются с даты приоритета в уровень техники при проверке новизны этой полезной модели только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (в том числе в случае выдачи авторского свидетельства СССР с пометкой "Для служебного пользования") или полезной модели.

п. 2 ст. 1351 Кодекса,

п. 57 Правил

2.9.10. Заявленная полезная модель не является новой, если средству, охарактеризованному в формуле запатентованных изобретения или полезной модели, присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленной полезной модели.

Заявленная полезная модель не является новой и в случае, когда совокупность признаков, которыми охарактеризованы запатентованное изобретение или полезная модель, кроме всех существенных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы заявленной полезной модели, включает еще и иные признаки.

Заявленная полезная модель не является новой также в случае, когда родовое понятие, отражающее назначение, включенное в формулу заявленной полезной модели, совпадает с родовым понятием, отражающим назначение, относящимся не в целом к запатентованному изобретению или полезной модели, а лишь к его части, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы заявленной полезной модели.

п. 2 ст. 1351 Кодекса,

п. 69 Правил

2.9.11. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

п. 69 Правил

2.9.12. Если заявителем не указаны в описании техническая проблема, решаемая созданием полезной модели, а также технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, при этом из уровня техники не известно средство, которому присуща совокупность признаков полезной модели, необходимая для реализации полезной моделью назначения, указанного в родовом понятии, по заявке направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления представить дополнительные материалы, без которых принятие решения о выдаче патента невозможно.

В запросе дополнительных материалов сообщается:

- о том, что в ходе экспертизы по существу в качестве решаемой заявителем технической проблемы рассмотрена проблема расширения арсенала средств определенного назначения (либо проблема создания средства определенного назначения впервые), а в качестве технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, рассмотрен результат, состоящий в реализации полезной моделью указанного назначения;

- о том, что в результате экспертизы по существу полезная модель признана соответствующей условиям патентоспособности, установленным статьей 1351 Кодекса, и по заявке может быть принято решение о выдаче патента, при этом требуется скорректировать описание полезной модели в соответствии с положениями пунктов 27 - 29 Требований к документам заявки в части указания в описании полезной модели технической проблемы, решаемой полезной моделью, а также технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, с соблюдением положений статьи 1378 Кодекса.

п. 70 Правил

2.9.13. Если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

п. 2 ст. 1390 Кодекса

п. 71 Правил

2.9.14. В случае если имеется возможность корректировки формулы полезной модели для изменения вывода о несоответствии полезной модели условию новизны, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором указываются рекомендации по корректировке формулы полезной модели.

п. 71 Правил