14. Экспертиза заявленного обозначения

14.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, и установление приоритета товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

14.2. Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:

- проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, предусмотренным пунктами 2.11 - 3.7 настоящих Правил, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы (пункт 13.4 Правил);

- проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ;

- установление приоритета товарного знака в соответствии с пунктом 14.9 настоящих Правил;

- проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации, предусмотренным пунктами 2.3 - 2.7 и пунктами 2.8 - 2.9 настоящих Правил.

14.3. В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:

- возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;

- правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).

При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена, в порядке их изложения при подаче заявки.

В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной заявке должно быть установлено следующее:

- товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак;

- товары и услуги, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.

14.4. В ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно проверяется на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака в соответствии со статьей 6 Закона и подпунктами (2.3.1) - (2.3.2) пункта 2.3 настоящих Правил, а также иных оснований в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона и пунктами 2.8 - 2.9 настоящих Правил.

(14.4.1) При проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах (2.3.1) - (2.3.2) подпункта 2.3 настоящих Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах (2.5.1) и (2.5.2) подпункта 2.3 настоящих Правил, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящих Правил, но включает хотя бы одно из них, то:

- при включении обозначений, указанных в подпункте 2.4 настоящих Правил, проверяется наличие документального подтверждения согласия соответствующего компетентного органа, без которого регистрация товарного знака не допускается;

- при включении обозначений, указанных в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3), (2.3.2.4) пункта 2.3 настоящих Правил, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение в товарном знаке.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

(14.4.2) При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

(14.4.2.1) Проведение поиска тождественных и сходных обозначений

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона;

товарных знаков других лиц, признанных в установленном Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте (14.4.2.1), допускается лишь с согласия правообладателя.

(14.4.2.2) Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

(14.4.2.3) Определение сходства изобразительных и объемных обозначений

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;

- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

(14.4.2.4) Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

14.4.3. Установление однородности товаров

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

14.5. В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

(а) необходимость представления различных видов объемного обозначения и/или его описания, если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности объемного обозначения;

(б) необходимость представления документов, указанных в пункте 2.12 и в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящих Правил;

(в) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и услуг, указанного в выделенной заявке, требованиям пункта 3.4 настоящих Правил;

(г) необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов МКТУ. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления документа о доплате пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг, не относящихся к этим классам;

(д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг.

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, о возникших замечаниях, предложениях и т.п. заявитель уведомляется в письме.

В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного заявителем документа или сведений экспертиза вправе запросить у заявителя необходимые подтверждения.

Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какому-либо вопросу должно быть аргументировано, в частности, ссылками на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных правовых документов.

Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

При непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

14.6. До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения указанным выше требованиям с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.

14.7. При установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне.

Если заявленное обозначение соответствует указанным в подпункте (1) настоящего пункта требованиям только для части заявленных товаров и услуг, то принимается решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров и услуг.

В решении о регистрации товарного знака приводятся следующие сведения:

- регистрируемое в качестве товарного знака обозначение с перечислением его неохраняемых элементов;

- наименование или имя правообладателя, а также указание его места нахождения или места жительства;

- дата подачи заявки и ее номер;

- приоритет товарного знака;

- перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, для которых регистрируется товарный знак.

Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Основанием для пересмотра решения о регистрации товарного знака могут являться следующие обстоятельства:

(а) поступление заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьей 9 настоящего Закона, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;

(б) регистрация в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения;

(в) выявление заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выявление охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;

(г) удовлетворение заявления об изменении заявителя, приведшее к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

(д) решение о регистрации товарного знака может содержать уведомление о возможности оспаривания в соответствии со статьей 28 Закона предоставления правовой охраны товарному знаку, в случае отсутствия в заявке документального подтверждения сведений, предусмотренных подпунктами (3.5.2), (3.5.4) и (3.5.5) пункта 3.5 настоящих Правил.

14.8. Если в результате экспертизы заявленного обозначения, проведенной в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона, установлено, что обозначение не соответствует, по крайней мере, одному из требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в регистрации товарного знака с приведением основанных на Законе и настоящих Правилах мотивов отказа в регистрации товарного знака.

14.9. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя и его места нахождения или места жительства, заявляемое обозначение и перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Если заявка первоначально не содержала какого-либо из вышеперечисленных сведений и/или документов, то датой приоритета товарного знака считается дата подачи последнего из вышеперечисленных документов, содержащих сведения, необходимые для установления приоритета.

Приоритет товарного знака может быть также установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции или по дате начала открытого показа обозначенных им экспонатов на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории одного из государств - участников Парижской конвенции, если соблюдены требования, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4 статьи 9 Закона и заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие испрашиваемый приоритет.

Приоритет товарного знака по выделенной заявке на основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной и подача выделенной заявки осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке.

(14.9.1) При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 9 Закона проверяется:

- наличие копии первой заявки, поданной заявителем в государстве - участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представлена после даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, устанавливается соблюдение заявителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия первой заявки должна быть представлена;

- соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты подачи первой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного приоритета должна быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- представление просьбы об установлении конвенционного приоритета в течение двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров и услуг обозначению и перечню товаров и услуг, содержащимся в первой заявке, при этом в перечне товаров и услуг, для которых заявляется обозначение, могут отсутствовать некоторые из товаров и услуг, указанные в первой заявке.

(14.9.2) При испрашивании выставочного приоритета в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 9 Закона проверяется:

- наличие документа, подтверждающего выставочный приоритет и соответствие его требованиям, предусмотренным подпунктом (2.12.4) настоящих Правил;

- соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты начала открытого показа экспоната на выставке, в течение которого заявка с испрашиванием выставочного приоритета должна быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- представление просьбы об установлении выставочного приоритета в течение двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- соответствие заявляемого обозначения обозначению на экспонировавшихся товарах при условии, что товары, в отношении которых заявляется обозначение с испрашиванием выставочного приоритета, экспонировались на выставке.

(14.9.3) Проверка соблюдения условий установления приоритета товарного знака

При несоблюдении заявителем хотя бы одного из требований, указанных в подпунктах (14.9.1) и (14.9.2) настоящих Правил, приоритет товарного знака устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 14.9 настоящих Правил.

(14.9.4) При установлении приоритета по выделенной заявке в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона проверяется соблюдение следующих условий:

- наличие ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак того же заявителя;

- первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной;

- подача выделенной заявки осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке;

- соответствие заявляемого обозначения обозначению, содержащемуся в первоначальной заявке;

- товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке.

14.10. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них.

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.

В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака.

В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными, о чем заявитель уведомляется.

В случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через "окно" без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.