1.3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного предложения

1.3. Проверка принципиальной патентоспособности

заявленного предложения

1.3.1. Под принципиальной патентоспособностью понимается ситуация, когда заявленному предложению может быть предоставлена патентная охрана как изобретению в предположении, что последующая проверка покажет его соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. Проверка патентоспособности, понимаемой в указанном смысле, предусмотрена подпунктом (1) пункта 19.5 Правил.

1.3.2. Проверка принципиальной патентоспособности начинается с установления того, может ли заявленное предложение быть признано изобретением в смысле положений Закона и не относится ли оно к объектам, не признаваемым изобретениями, перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона (пункт 2.2.1 Правил). Перечень объектов, содержащийся в этом пункте, не является исчерпывающим. Поэтому при применении данного пункта необходимо исходить из общей особенности включенных в него объектов. Такой особенностью является их нетехнический характер, а поскольку требование технического характера является общим требованием, которое предъявляется пунктом 1 статьи 4 Закона к решениям, охраняемым в качестве изобретений, при проверке принципиальной патентоспособности в центре внимания должна быть проверка технического характера заявляемого решения.

Последний абзац пункта 2 статьи 4 Закона содержит положение, согласно которому вывод о том, что заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям в смысле положений Закона на основании данного пункта, возможен только в случае, если заявка на выдачу патента относится к объекту, подпадающему под действие этого пункта, как таковому. С учетом этого положения заявленное предложение должно рассматриваться в целом и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного предложения к нетехническим решениям лишь на основании "нетехнического" характера его некоторых признаков и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к нетехническим решениям предложений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических.

Указание технических средств в характеристике заявляемого предложения, содержащееся в представленной заявителем формуле изобретения, не всегда свидетельствует о техническом характере решения. Так, методы хозяйственной деятельности в своей характеристике вполне могут содержать упоминание производственных процессов, оборудования и т.п. Такими являются, например предложение в начале рабочего дня в многоэтажном производственном здании использовать все лифты только для подъема, а в конце - все лифты, кроме одного, только для спуска; предложение установить в отделении связи банкомат и средства для электрографического копирования.

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

Проверка наличия технического результата проводится с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом используются результаты проверки формулы изобретения с точки зрения характера результата, для получения которого необходимы включенные в нее признаки, проводимой в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.4 Правил (раздел 1.2.3 настоящих Рекомендаций). Поскольку желаемый результат обычно получают путем внесения изменений в известное средство, проверка формулы с указанной точки зрения проводится, в первую очередь, в отношении отличительных признаков (если речь идет о средстве нового назначения, то все его признаки являются отличительными).

В большинстве случаев технический характер результата, за получение которого "ответственен" тот или иной признак (в совокупности с другими признаками), не вызывает сомнения.

В случаях же, когда сомнение возникает, ориентиром для оценки характера результата может служить содержащийся в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (пункт 2.2.1 Правил) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который не является техническим, или в случае, когда указываемый заявителем результат не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение. Это имеет место, когда анализ, проведенный в соответствии с изложенным в разделе 1.2.3 настоящих Рекомендаций, приводит к выводу, что все отличительные признаки, включенные в независимый пункт формулы изобретения, необходимы только для получения результата, имеющего указанный характер.

Однако логика обоснования такого вывода не должна создавать впечатления, что он сделан в результате рассмотрения только отличительных признаков и что не учтено приведенное выше предостережение, содержащееся в последнем абзаце пункта 2 статьи 4 Закона и предписывающее рассматривать объект как таковой.

Например, изложение заявленного решения, в действительности касающегося только внешнего вида изделия и направленного на удовлетворение эстетических потребностей, может иметь видимость технического, если в него включена полная техническая характеристика этого изделия. Тем не менее вывод, что это предложение как таковое касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, будет правильным, если будет показано, что все его отличительные признаки необходимы для получения результата, обеспечивающего только изменение внешнего вида и удовлетворение эстетических потребностей. Что же касается остальных признаков, то их наличие не отрицается (т.е. объект рассматривается в целом как таковой), но роль этих признаков сводится к тому, чтобы показать, к какому именно изделию относится предлагаемое решение внешнего вида.

Например, предложение, касающееся размещения рекламной информации на поручнях эскалатора метро и сформулированное как "Поручень эскалатора метрополитена, отличающийся тем, что на нем размещена рекламная информация", не может быть отнесено к изобретениям не потому, что отличительный признак имеет "нетехнический характер", а потому, что при таком отличительном признаке предложение в целом не создает технического результата (создаваемый результат заключается только в получении указанной информации пассажирами) и не является техническим решением. Ситуация не изменится, если то же предложение будет заявлено в другой форме, например как "Способ рекламирования, отличающийся тем, что рекламную информацию размещают на поручне эскалатора метрополитена". Несмотря на "технический" характер отличительного признака, достигаемый результат не имеет технического характера и предложение в целом не является техническим решением.

В разделе 1.2.3.1 настоящих Рекомендаций уже был рассмотрен пример, относящийся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора. Ни название объекта "способ", ни использование технического средства (светофора) не должно препятствовать квалификации этого предложения как правил, если результат, так или иначе связанный с упорядочением движения, достигается благодаря соблюдению водителями транспортных средств одних и тех же предписаний (при этом каждый полагается на соблюдение этих предписаний другими).

В разделе 1.2.3.1 настоящих Рекомендаций был приведен также пример предложения, которое в целом может быть квалифицировано как математический метод. Это предложение направлено на получение результата, который заключается в более точном определении границ месторождения полезного ископаемого и достигается только благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки данных геологической съемки. Даже при преднамеренном включении заявителем операций по проведению самой геологической съемки в характеристику способа это предложение как таковое может быть квалифицировано как математический метод, если отличительные признаки будут исчерпываться характеристикой упомянутого алгоритма. Это не будет означать, что вывод сделан на основании анализа одних лишь отличительных признаков. Прочие признаки не игнорируются, но они необходимы лишь для характеристики тех исходных данных, к которым предлагается применить новый математический метод.

Если в предыдущем случае алгоритм будет воплощен в программу для вычислительной машины, то будут основания для квалификации предложения в качестве программы как таковой. Не имеющие "программного" характера признаки предложения (не являющиеся отличительными) в этом случае нужны лишь для того, чтобы охарактеризовать область применения программы, ограниченную определенным видом исходных данных и известным способом их получения.

Однако следует проявлять определенную осторожность и объективность при формулировании выводов подобного типа. Например, предлагается способ определения массы человеческого тела по результатам измерения роста и окружности талии. Предложение включает соответствующее математическое соотношение, связывающее массу тела с результатами двух указанных измерений. Если использование такого сочетания исходных данных именно для определения массы тела не было известно, то в число отличительных признаков, кроме математического соотношения, входит измерение, по крайней мере, одной из указанных величин. Результат в виде нахождения физической величины - массы тела (или более точного ее определения) обеспечивается благодаря наличию этого дополнительного измерения в сочетании с использованием математического соотношения. В этом случае будет некорректным квалифицировать заявленное предложение в целом как математический метод, примененный к известным исходным данным, традиционно получаемым, например, при обмерах тела для пошива одежды.

Одновременно следует обратить внимание на то, что было бы ошибкой отождествление рассмотренного случая с приведенным в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил случаем, когда получаемый результат заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода.

Для заявляемых предложений, относящихся к играм, нередко характерен результат, заключающийся только в зрелищности и/или занимательности, даже при наличии наряду с признаками, касающимися собственно правил игры и не вызывающими сомнения относительно их характера, также признаков "технического" характера, например относящихся к выполнению игровых элементов. Так, предложение, относящееся к игре типа шахмат, комплект фигур которых дополнен или изменен за счет фигур с новыми формой, названиями и описанием игровых возможностей, не может создать технического результата.

1.3.3. При проверке принципиальной патентоспособности, предусмотренной подпунктом (1) пункта 19.5 Правил, проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу решений, не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2.2 Правил).

В отношении перечисленных в этом пункте видов решений (сорта растений, породы животных; топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали) Закон не содержит утверждения, что они не считаются изобретениями. Действительно, эти решения, в частности топологии интегральных микросхем и некоторые решения, противоречащие принципам гуманности, могут иметь не вызывающий сомнений технический характер и соответствовать понятию "изобретение". Тем не менее таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права: решениям по первым двум позициям перечня - потому что они охраняются в рамках соответствующих специальных законов, а решениям по последней позиции - в силу их специфического характера, отмеченного в самой формулировке пункта. Общество не может допустить, чтобы его правовые институты и органы государственной власти в какой-либо форме были причастны к коммерциализации таких изобретений.

Наиболее сложными для получения окончательного вывода являются решения, вызывающие сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. При рассмотрении таких решений целесообразно ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отражаемые, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. Наличие тех или иных официальных запретов не может служить таким ориентиром. Так, в статье 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности говорится: "В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям".

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.4 Правил с точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы изобретения. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно может быть основанием для отказа в выдаче патента при "благополучном" в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт и он не скорректирован заявителем должным образом и не исключен из формулы.

1.3.4. Если установлено, что заявленное предложение в том виде, как оно изложено в заявке, в результате анализа, проведенного в соответствии с изложенным выше, принципиально патентоспособно, в частности имеет отличительные признаки, в совокупности с другими направленные на получение технического результата, то такое предложение подвергается дальнейшей экспертизе как предполагаемое техническое решение.

Но если после проведенного информационного поиска совокупность отличительных признаков будет уточнена, следует заново провести проверку предложения с учетом изложенного выше в разделе 1.3.2 и продолжить экспертизу его как технического решения только в случае положительного результата этой повторной проверки. В отношении принципиально непатентоспособного предложения принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением предусмотренных Законом и Правилами процедур взаимодействия с заявителем.